TJRN - 0816521-21.2022.8.20.5001

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 8ª Vara Cível da Comarca de Natal PROCESSO: 0816521-21.2022.8.20.5001 AUTOR: Praiamar Hotéis e Turismo Ltda RÉU: MARQUES & SIMOES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP DESPACHO Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da petição de ID nº 139553270 da parte autora.

Natal/RN, data registrada no sistema ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA Juíza de Direito (Documento assinado digitalmente conforme a lei 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL PROCESSO: 0816521-21.2022.8.20.5001 AUTOR: Praiamar Hotéis e Turismo Ltda RÉU: MARQUES & SIMOES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em que se insurge quanto sentença, de Id. 117610840, que julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

A parte embargante alega omissão da sentença proferida alegando que esta não considerou, no momento da fixação dos honorários sucumbenciais, o fato se serem dois demandados favorecidos.

A parte embargada, intimada se manifestou, em Id. 119833900, requerendo a rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos. É o que importa relatar.

Decido.

Considerando o respeito ao prazo, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há, na sentença ou decisão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte ré, em verdade, se insurge quanto ao conteúdo da sentença retro, que não fixou os honorários sucumbenciais de forma individualizada, contudo é de entendimento dos tribunais pátrios, que em caso de pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários sucumbenciais devem ser repartido proporcionalmente, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PLURALIDADE DE VENCEDORES COM DIFERENTES ADVOGADOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REPARTIÇÃO. 1.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2º, do CPC, independentemente da quantidade de réus vencedores. 2.

Havendo pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo o art. 85, § 2º, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente, não havendo falar em fixação individualizada para cada vencedor. 3.

Na fase de cumprimento de sentença, não há espaço para discutir o valor dos honorários advocatícios objeto da execução, com a majoração pretendida para o percentual máximo. 4.

Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07083711320188070000 DF 0708371-13.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2018 .

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a sentença está adequada, suficiente e bem fundamentada, não havendo quaisquer omissão, contradição ou obscuridade a serem esclarecidas, sanadas ou integradas, ou erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego provimento, mantendo inalterada a sentença retro pelos seus próprios fundamentos.

P.

I.

C.

Natal/RN, data registrada no sistema.

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA Juíza de Direito (Documento assinado digitalmente conforme a lei 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 8ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 Processo nº: 0816521-21.2022.8.20.5001 Ação: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: PRAIAMAR HOTÉIS E TURISMO LTDA REQUERIDO: MARQUES & SIMOES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP SENTENÇA PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, já qualificada nos autos, via procurador judicial, ingressou perante este juízo com Ação de Abstenção de Uso de Marca, Concorrência Desleal e Reparação Por Danos Morais, com Pedido de Liminar Específica da Lei de Propriedade Industrial, em desfavor de MARQUES & SIMÕES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – EPP, assim como HOTEL PRAIA MAR LTDA, na condição de terceiro interessado, todos já qualificados nos autos.

Informa que PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, é uma tradicional empresa Norte Rio Grandense estabelecida na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, a qual iniciou as suas atividades em 22/06/1989.

Afirma que, com o intuito de proteger a marca dos seus produtos e serviços, requereu, em 25/08/2006, o pedido de registro da marca PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION, processo nº 828731659, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, CONCEDIDO, conforme publicação estampada na Revista da Propriedade Industrial – RPI sob nº 2433 de 22/08/2017.

Alega que em 15/04/2009, a demandante depositou o pedido de registro da marca PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION, processo nº 901576468, pedido concedido conforme publicação estampada na Revista da Propriedade Industrial – RPI sob nº 2442 de 24/10/2017.

Argumenta que como forma de garantir uma maior proteção e exclusividade a marca PRAIAMAR, o titular da empresa, no dia 11/12/2009, também realizou o deposito do pedido de Registro da Marca, iniciando o Processo de Registro nº 902188402, o qual, foi CONCEDIDO conforme publicação estampada na Revista da Propriedade Industrial – RPI sob nº 2456 de 30/01/2018.

Assevera que no dia 28/12/2021, a demandante depositou o pedido de registro da marca PRAIAMAR EXPRESS HOTEL, iniciando o Processo de Registro nº 925142263.

Conta que investiu maciçamente, para que esta tornasse conhecida no Estado do Rio Grande do Norte.

Discorre que a empresa demandada MARQUES & SIMÕES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – EPP, empresa registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, apenas, no dia 23 de janeiro de 2008, mais de dezenove anos após a constituição da Demandante, vem utilizando indevidamente, e sem qualquer autorização, a expressão PRAIA MAR, que é foneticamente idêntica à da Demandante, não havendo deposito de pedido de registro da demanda no Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI.

Diz que a empresa demandada vem, reiteradamente, violando o direito de propriedade de nome empresarial e da marca PRAIAMAR utilizados pela Demandante com bastante antecedência; Pontua que não pode a empresa Demandada fazer uso de marca fruto de flagrante imitação do conceito ideológico do serviço da empresa Demandante, para identificar serviços absolutamente iguais; Informa que a Demandante notificou a empresa Demandada, comunicando o fato ora transcrito, bem como, requerendo que a mesma deixasse de utilizar a expressão PRAIA MAR (Id. 80143314), porém não obteve êxito; Expõe que, além da abstenção da utilização da marca, pleiteia a condenação da empresa Demandada ao pagamento dos danos materiais sofridos decorrentes da sua conduta ilícita, nos termos dos artigos 208, 209 e 210 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96).

Requereu: a) Julgamento da ação, para o fim de condenar a demandada a cessar definitivamente a prática de concorrência desleal e o uso indevido da expressão PRAIA MAR, como Marca de serviço, retirando-a de fachadas, impressos, documentos fiscais, propagandas, material publicitário, seja impresso ou na internet, independentemente de hospedagens em sites nacionais ou não, e, por qualquer outro meio que ao público revele, eletronicamente ou não, substituindo-a por outra que não venha a colidir com a marca da empresa Demandante. b) Indenização da empresa Demandante, pelos prejuízos sofridos decorrentes dos atos de concorrência desleal e imitação da marca registrada PRAIAMAR consoante os artigos 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora, legalmente estipulados; A inicial veio acompanhada de documentos.

Em contestação de Id. 83551910, a parte ré MARQUES & SIMÕES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – EPP, impugnou os pedidos da inicial nos seguintes termos: Preliminarmente suscitou a denunciação a lide da Empresa HOTEL PRAIA MAR LTDA, para que esta possa exercer seu direito à ampla defesa, visto que em 01/02/2008, a demandada por meio de instrumento particular de locação adquiriu o direito de uso do nome PRAIA MAR HOTEL.

Informou que a empresa ora contestante é empresa de respaldo no ramo hoteleiro, categorizada por 3 estrelas, atua unicamente no Estado do Ceará, cidade de Fortaleza, não tendo jamais atuado no Estado do Rio Grande do Norte.

Sustentou que faz uso, com propriedade, do termo PRAIA MAR subsidiada no instrumento de locação, Id. 83551914, firmado em 01/02/2008 com a empresa HOTEL PRAIA MAR LTDA, pelo qual adquiriu o direito de uso do nome HOTEL PRAIA MAR.

Rebateu o cabimento da indenização por ausência de comprovados danos e, ao fim, requereu o reconhecimento do direito de uso da marca PRAIA MAR.

Acostou documentos.

Em réplica, a parte autora impugnou o cabimento da denunciação a lide, com argumento de que a empresa denunciada não possui registro da marca HOTEL PRAIA MAR.

Requereu ao fim que sejam rechaçadas todas as preliminares arguidas na contestação com o consequente acolhimento de todos os pedidos elencados na exordial.

As partes foram intimadas a se manifestarem a respeito da produção de provas em Id. 90125943-p.1.

Em decisão de Id. 94059878, com base no princípio do contraditório, foi deferida a denunciação à lide da empresa HOTEL PRAIA MAR LTDA Citada, a parte denunciada HOTEL PRAIA MAR LTDA, apresentou contestação em Id.99489644.

Em preliminares suscitou a inépcia da inicial, improcedência liminar do pedido, assim como impugnou o valor da causa e exceção de incompetência.

Defendeu a prescrição como prejudicial do mérito.

Respondeu que é usuária do nome PRAIA MAR desde 1986, data anterior a constituição da demandante.

Esclareceu que em 01/02/2008, a Requerida e ora Denunciada, firmaram um contrato de locação do imóvel, no qual está instalado o hotel, o que incluiu a licença de uso do nome Hotel Praia Mar, por fazer parte intrínseca do hotel ao longo de quase 4 décadas.

Sustentou o direito da utilização da marca PRAIA MAR, em decorrência do princípio da anterioridade, tendo em vista que promoveu o pedido do registro da marca PRAIA MAR em 03/10/1986 que veio a ser arquivado por opção da denunciada.

Impugnou o valor da causa de R$ 20.000,00(vinte mil reais), que alegou não corresponder ao real valor da causa e ainda que tal valor se enquadraria na competência do Juizado Especial Cível.

Defendeu a prevalência de utilização da marca sustentando a seu favor o princípio da anterioridade.

Informou que a marca PRAIAMAR foi registrada na categoria marca mista, e que a proteção recai sobre o conjunto marcário.

Defendeu a impossibilidade de confusão entre os sinais marcários.

Suscitou que a parte demandada vem utilizando a marca HOTEL PRAIA MAR sem nenhuma objeção há quase 40 anos.

Acostou documentos.

Em Id. 100823308, a parte autora apresentou réplica à contestação da parte denunciada, rebatendo as alegações apresentadas pela parte denunciada.

Requerendo ao final a procedência da ação, com a condenação da Requerida, em todos os pedidos contidos na exordial Em decisão saneadora de Id.104672040, foi deferida a denunciação a lide da empresa HOTEL PRAIA MAR LTDA, prosseguindo juntamente com à empresa MARQUES & SIMÕES EMPREENDIMENTOS E HOTEL PRAIA MAR LTDA como litisconsórcio passivo, ainda, na mesma decisão, não foram acolhidas a prejudicial de mérito, assim como as questões preliminares aduzidas pela parte denunciada.

Ao fim as partes foram intimadas, para, em caso de existência, produzir novas provas.

As partes compareceram ao processo informando que não havia interesse na produção de novas prova, assim como desinteresse pela audiência de conciliação É relatório, passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria sob julgamento prescinde da produção de prova em audiência, sendo os documentos acostados aos autos suficientes para viabilizar o conhecimento da demanda.

Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Marca, Concorrência Desleal e Reparação Por Danos Morais, com Pedido de Liminar Específica da Lei de Propriedade Industrial, proposta por PRAIAMAR HOTEIS E TURISMO LTDA, qualificada nos autos, em desfavor de MARQUES & SIMÕES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – EPP, assim como HOTEL PRAIA MAR LTDA, igualmente qualificadas, sob o fundamento de que as partes rés vêm se utilizando de forma indevida a marca PRAIA MAR, tendo em vista o fato da autora deter registro e logo a exclusividade da marca PRAIAMAR, em seus empreendimentos.

Em decisão saneadora de Id.104672040, foram afastadas as preliminares suscitadas, assim como as questões prejudiciais de mérito, aduzidas pela parte denunciada, sendo assim analiso as questões de mérito.

A parte autora afirma que sua atuação teve início em 1989 e que é proprietária e detém os registros das marcas: PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION”, – RPI sob nº 2433 de 22/08/2017 ( Id. 80143323) ;2) PRAIAMAR NATAL HOTEL & CONVENTION”, – RPI sob nº 2442 de 24/10/2017 ( Id. 80143326);3) PRAIAMAR, – RPI sob nº 2456 de 30/01/2018 ( Id. 80144082).

As partes rés, por sua vez, defendem o direito de utilização da marca PRAIA MAR, tendo em vista se utilizar da marca desde 1986, por trata-se a marca PRAIAMAR de termo evocativo, assim como de marca registrada como marca de apresentação mista, forma por nome e figuras, não sendo possível a consideração de seus elementos de forma individualizada.

Inicialmente, o Manual de Marcas, instituído pela Resolução nº 249/2019, agora em sua 3ºed., de 17/01/23, publicado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI, define marca como sendo “é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”.

Quanto ao direito à proteção marcária, a Constituição Federal de 1988, assegura em seu artigo 5º XXIX a proteção à propriedade das marcas: Art. 5º (…) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No âmbito infraconstitucional, a Lei 9279/96, Lei de Proteção Industrial - LPI, que disciplina os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, esclarece em seu art. 122, que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

No que concerne à aquisição da propriedade marcaria, esta é prevista no art. 129 da mesma LPI, nos seguintes termos: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Nestes termos, vejo como incontroverso, conforme documentos acostados, o fato da autora possuir os registros das marcas de serviço “PRAIAMAR”, expedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos do art. 129 da LPI, o que lhe confere a proteção e exclusividade sobre a sua utilização.

Sendo assim, entendo que o cerne da controvérsia na presente demanda recai em analisar se assiste à parte autora o direito de compelir, a parte ré, a abster-se do uso da marca “PRAIA MAR”.

No que se refere à natureza da marca “PRAIAMAR”, esta se encontra registrada como marca de serviço, para efeito da natureza das marcas, o art. 123, da LPI, em seus incisos I, define o que é marca de serviço como sendo “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de ovbrigem diversa”, é o tipo de marca de diferencia os concorrentes diretos entre si.

A Lei 9279/96, trata a distintividade em seu art. 123, I, contudo não há uma classificação das marcas de acordo com o seu grau de distintividade.

Trata-se de uma classificação elaborada a partir de princípios doutrinários e jurisprudenciais, fundamentais à resolução de conflitos marcários1, desta natureza.

Quanto à forma de apresentação da marca, a Lei 9279/96, em seu art. 122 estabelece que podem fazer parte da marca os sinais distintivos devendo estes serem visualmente perceptivos.

Neste sentido o INPI, por meio do Manual de Marca, define 4 espécies de apresentação de marcaria, a saber: Marca nominativa; Marca Figurativa; Marca Mista; e, Marca Tridimensional.

Destarte, o mérito será analisado com base em dois elementos marcários, que entendo, serem adequados à análise e formação de convicção em relação a este caso concreto a saber: a distintividade e apresentação.

Sob o prisma da distintividade, as marcas podem ser divididas em: marcas de fantasia; marcas arbitrárias; marcas sugestivas ou evocativas; e, signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos.

Pois bem, em se tratando de distintividade, analisando as provas acostadas (Id. 80143323, Id. 80143326, Id. 80144082) verifico que a marca “PRAIAMAR” é termo formado pela justaposição dos substantivos “PRAIA” e “MAR”, dessa forma as marcas “PRAIAMAR” e “PRAIA MAR” são termos homófonos, ou seja, palavras que possuem escritas diferentes e sons foneticamente iguais, formados a partir de dois termos de uso comum.

Uma das características da formação de novos termos por justaposição é a permanência inalterada dos seus radicais.

Compreende-se que as marcas de fantasia são constituídas por termos não existentes entre os signos do sistema linguístico, que inicialmente destituídos de um sentido semântico, passam posteriormente a representar o próprio produto ou serviço, por exemplo, como o caso da marca de filmes KODAK, termo em que o referente será o próprio produto.

Por seu turno a marca “PRAIAMAR”, não é um termo destituído de sentido semântico, pois a pronúncia seja “PRAIAMAR” ou “PRAIA MAR” evocam os mesmos destinos referenciais “PRAIA” e “MAR”, as principais características de cidades litorâneas.

As marcas evocativas, são registráveis.

No entanto, há entendimento doutrinário e jurisprudencial que marcas evocativas possuem um limitado escopo de proteção, tendo em vista adotarem signos que evocam determinada característica do produto ou serviço e por isso, são tidas como marcas fracas, o que imprime a marca um baixo grau de distintividade.

Neste sentido, Cerqueira (1952, apud Confederação Nacional da Indústria, 2013.p.80), assim discorre sobre a questão: Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua (1952, p. 819).

Ainda do ponto de vista doutrinário, quanto à exceção no que cabe a exclusividade de uso da marca evocativas SCHMIDT (2013), assim discorre sobre a questão: Tratando-se de marca comum "gozam de um grau de proteção menor, pois sua distintividade é reduzida e não há exclusividade sobre as expressões genéricas e descritivas que as integram", sendo que “quanto maior a distintividade, mais intensa será a proteção. À medida que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas.

Isto permite concluir, como observa Giuseppe Santoni, que a distintividade influencia não só a viabilidade de o signo atuar como marca, mas também a própria extensão da tutela que lhe será concedida” 2 Tal entendimento se alinha ao posicionamento doutrinário denominado patent misuse3, que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria.

Neste sentido, cito jurisprudência dedicada ao tema, vejamos: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL.

MARCA FRACA OU EVOCATIVA.

POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS.

IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO. 1.

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. 2.

Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - REsp: 1166498 RJ 2009/0224319-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/3/2011) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

REGISTRO DE MARCA.

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

TERMO "FORNERIA".

VOCÁBULO GENÉRICO.

CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL.

ART. 124, VI, DA LPI.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.

Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2017). 2.

O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa.

Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI. 3.

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1324413 RJ 2018/0170439-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DE MARCA MISTA.

INDEPENDÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS PODERES DA REPÚBLICA.

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

ELEMENTO NOMINATIVO COINCIDENTE DE UTILIZAÇÃO COMUM.

SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE OS CONJUNTOS MARCÁRIOS (TERMOS E SIGNOS).

PROCEDÊNCIA DO P EDIDO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I - Não ofende à independência harmônica dos poderes da República a apreciação, pelo Poder Judiciário, d a legalidade do ato administrativo que indeferiu registro de marca.

II - Se as marcas mistas em confronto - KIKO&KIKA e KIKO -, designativas de produtos do segmento de vestuário infantil, são compostas por termos de utilização comum e, no conjunto, são suficientemente distintas entre si, não procede a alegação de que é possível a confusão no mercado consumidor, notadamente se já convivem há mais de 10 (dez) anos sem qualquer notícia de prejuízo ao exercício da empresas pelas seus respectivos titulares.

III - A apreciação equitativa da verba sucumbencial, em demandas nas quais se discute a questão marcária, conduz à sua fixação no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isenta a autarquia federal do seu pagamento.

IV - Apelação parcialmente provida tão somente para readequar a fixação da verba sucumbencial. (TRF-2 - AC: 01333150420134025101 RJ 0133315-04.2013.4.02.5101, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 11/11/2015, VICE-PRESIDÊNCIA) AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

MARCA EVOCATIVA.

MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE.

CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES.

SÚMULA 83/STJ. 1.

Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2.

O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.

Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3.

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1649001 RJ 2020/0008346-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) Apelação – Ação inibitória de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos (com pedido liminar inaudita altera parte) – Marca registrada pela autora ("Alojamentos Brasil") – Termos utilizados no registro da marca que são de uso comum, tratando-se, pois, de marca denominada pela doutrina como fraca ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé, a afastar qualquer infração marcaria – Exclusividade conferida ao titular do registro ( LPI, art. 129, caput) que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras semelhantes – Precedentes do C.

Superior Tribunal de Justiça – Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal não revelados minimamente no processo – Sentença de parcial procedência reformada para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10013796120208260097 Buritama, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 02/08/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/08/2023) Observo que, no caso em apreço, cabe razão à parte ré, pois depreende-se que a marca “PRAIAMAR”, se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pela doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais, quanto ao seu caráter de natureza evocativa da marca, devendo ser mitigada a regra de exclusividade decorrente do registro fornecido pelo INPE e admitindo-se a utilização dessa expressão “PRAIA MAR” por terceiros de boa-fé.

No que se refere à apresentação da marca, a parte autora em peça de entrada (Id.80143290, p-2), frisa que a controvérsia gira em torno da expressão nominativa “PRAIA MAR” e não em seus termos assessórios.

Desta forma, apesar da expressão nominativa das marcas “PRAIAMAR” e “PRAIA MAR”, apresentarem homofonismo, entendo que a alegação de possível confusão do público consumidor, também não deve prosperar, pois existem diferenças quando considerado a integralidade do conjunto marcário.

Pelos documentos dos autos, verifico que os registro apresentados pela parte autora estão na categoria de apresentação como marca mista.

Em síntese, entende-se marca mista como sendo aquela formada pelo conjunto nominativo e iconográfico que define a imagem perceptível da marca, tendo como sua principal característica a proteção do conjunto marcário como um todo, não podendo ter suas partes unitárias consideradas isoladamente.

No tocante a marcas de apresentação mista, colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios, sobre tal matéria: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCA MISTA.

REGISTRO NO INPI.

USO INDEVIDO.

NÃO COMPROVAÇÃO.

CONCORRÊNCIA DESLEAL.

CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.

INEXISTÊNCIA.

DEVER DE INDENIZAR.

NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.

A marca, designativo de identificação de produtos e serviços, dispõe de proteção garantida na Constituição Federal (art. 5º, XXIX) e na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). 2.

A mera aplicação de um mesmo vocábulo de marca mista alheia registrada, por si só, é insuficiente para configurar violação ao direito de propriedade intelectual, porque a proteção conferida ao titular de marca mista abrange o conjunto composto pelo nome e a imagem, e não apenas o elemento nominativo isoladamente considerado. 3.

A inexistência de semelhança entre as marcas aliada à disparidade de potência do fundo do comércio e à diversidade do público alvo afastam a caracterização de concorrência desleal e a possibilidade de confusão aos consumidores. 4.

Não configurada conduta ilícita por parte da apelada, um dos pressupostos para a responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. 5.

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20.***.***/4852-52 DF 0036045-43.2014.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2018 .

Pág.: 784/796) EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - FATO SUPERVENIENTE - AFASTADA - ABSTENÇÃO USO DA MARCA - MARCA MISTA - EXPRESSÃO CORRIQUEIRA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal (art. 2º da Lei 9.279/96).

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito marcário se insere no âmbito de proteção da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96 (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 0619, REsp 1.327.773/MG).

A detenção de registro de marca mista compreende exclusividade de uso do conjunto dos elementos nominativos e gráficos que a compõe, e não do emprego isolado dos referidos elementos. (TJ-MG - AC: 10000204864144001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021) Apelação – Ação de procedimento ordinário, com pedidos cumulados de abstenção de ato, com preceito cominatório, reparação de danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Propriedade industrial – Marca – D.

Juízo de origem que não invadiu a competência da Justiça Federal, quando da análise da controvérsia – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária, concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito, inexistindo discussão acerca da nulidade de registro de marca – Autora que é detentora da marca "TERRACOM", na forma mista e nominativa – Empresa ré que, por sua vez, utiliza a marca mista "TERRACAM" – Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma – Imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade da autora não verificada – Conquanto haja uma semelhança ortográfica entre as marcas, há expressiva diferença visual entre os sinais - sobretudo em relação às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos -, a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos – Em relação à marca nominativa "Terracom", a utilização da palavra "terra" não pode ser tida como exclusiva da autora, uma vez que não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI – Palavra que constitui expressão de uso comum na área de atuação das partes, tratando-se de marca denominada pela doutrina como "fraca" ou evocativa – A ré foi constituída em 2003 e a autora somente ajuizou esta ação em 2020, sendo certo, ainda, que não há nenhuma prova juntada aos autos que demonstre a efetiva confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas – Autora que atua na área de concessões, obras, serviços de gestão pública, gerenciamento de resíduos e usinas de concreto e asfalto enquanto a ré presta serviços específicos de engenharia, a saber: perfurações, cortes especiais e injeções em concreto, demolição, demolição controlada e locação de equipamentos – Conquanto as partes atuem na área de engenharia, os serviços por elas prestados são distintos – No ramo mercadológico em que as partes atuam, a localização das delas tem preponderante influência na opção da clientela, de modo que a expressiva distância geográfica existente é especialmente relevante, tornando remota a possibilidade de desvio de clientela – Possibilidade de associação indevida e confusão entre os consumidores afastada – Infração marcária não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10021825820208260157 SP 1002182-58.2020.8.26.0157, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/11/2022) Quando comparados os conjuntos marcários das partes litigantes, percebe-se que os signos marcários, em seu conjunto, são distintos entre si.

A marca mista PRAIAMAR se apresenta em cores em tons de azul e amarelo, com signos icônicos representativos de ondas, conforme Id. 80143323, Id. 80143326, Id. 80144082 e Id. 99489644 p.15 nos autos.

Por sua vez, a marca PRAIA MAR se apresenta nas cores vermelho, branco e preta, com signos icónicos representativas de um triangulo onde dentro dele há um círculo e uma jangada, conforme pode ser percebido nos documentos acostados de Id. 99489644-p 12/15.

Em breve observação, é possível verificar a diferença entre as imagens marcárias, utilizadas pela parte autora e pelas requerida e denunciada.

Neste sentido, entendo que tendo em vista a categoria de apresentação mista da marca PRAIA MAR, não é possível restringir a utilização do termo nominal PRAIA MAR, por terceiros de boa fé.

Ademais, além das diferenças anteriormente verificadas, tais como cores, fontes, formas e iconografia distinta, as empresas desenvolvem suas atividades comerciais em municípios situados em diferentes unidades da federação (Natal/RN e Fortaleza/CE), distantes uma da outra, aproximadamente, 52 kms (quinhentos e vinte e um quilômetros), conforme revela a pesquisa realizada na rede mundial de computadores, além de já estarem em atividade simultaneamente por mais de três décadas.

Desta forma, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, na esteira do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais, já é consolidado o entendimento que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há danos a sua imagem, admiração, respeito e credibilidade.

Quanto a danos materiais, estes se configuram pelos prejuízos que ocorrem no patrimônio da pessoa física ou jurídica, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico, sejam eles prejuízos sofridos (danos emergentes), os valores que deixaram de ser recebidos( lucros Cessantes) Na situação posta em análise, entendo que a autora não trouxe elementos aptos a comprovar que tenha sofrido dano de ordem moral ou material, tendo em vista até pelas diferenças entre os conjuntos marcários.

Assim, impõe-se a improcedência do pedido autoral.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial.

Em razão da sucumbência, submeto a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, §2º do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se. 1 Confederação Nacional da Indústria.

Publicação: propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília: CNI, 2013, P.78 2SCHMIDT, Lélio Denicoli.

A Distintividade das Marcas, Ed.

Saraiva, 2013, págs. 109/110. 3 Em tradução literal o termo patent Misuse, pode ser entendido como abuso do poder de exclusividade, sobre o tema: BRAGA.

Samantha Bancroft Vianna.

NOÇÕES SOBRE O ABUSO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE ,INTELECTUAL E DA DOUTRINA DO PATENT MISUSE.

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.236-272 Jun/2014 disponível em < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6719819> acessado em 14/02/2024.

NATAL/RN, 21 de março de 2024.

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA Juiz(a) de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)