TRF2 - 5079219-31.2025.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5079219-31.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: ASTON MARTIN LAGONDA LIMITEDADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação, pelo rito comum, ajuizada por ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED contra SEACAR COMPANY LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), com pedido de tutela de evidência, em que se requer a: (1) suspensão dos efeitos do ato administrativo do INPI de concessão do registro BR 30 2024 000698 5, a ser publicada na Revista da Propriedade Industrial que tal registro encontra-se sub judice; e (2) abstenção de fabricação, exibição, exploração, promoção e comercialização, em qualquer meio e com qualquer intuito que seja, os “barcos em formato de automóvel” na forma do desenho industrial ora anulando, ou qualquer outra que reproduza indevidamente os icônicos automóveis da ASTON MARTIN, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto perdurar o atraso no cumprimento do preceito cominatório, bem como (3) para que o INPI publique na Revista da Propriedade Industrial que tal registro encontra-se sub judice; Alega, em apertada síntese, que é uma fabricante britânica de automóveis esportivos de luxo, fundada em 1913, e que o registro anulando copia frontalmente os automóveis anteriores da Autora.

Portanto, carece dos requisitos de novidade e originalidade, previstos nos artigos 95 a 97 da LPI, motivo pelo qual deve ser anulado, conforme determina o artigo 112, § 1° do mesmo diploma legal.

Afirma, que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que a corré estaria "fabricando, exibindo, divulgando e comercializando “barcos automóveis” com design idêntico aos renomados veículos da ASTON MARTIN" e que, após infrutíferas tentativas de solução consensual, não restou alternativa a não ser recorrer ao judiciário para anular o registro de desenho industrial da corré.

Custas iniciais recolhidas no evento 03.

Decisão no evento 04 decretou segredo de justiça em relação à peça especifica da inicial, bem como determinou à autora que prestasse caução no valor equivalente a 20% do valor da causa e que regularizasse sua representação processual.

No evento 09, a ré SEACAR COMPANY LTDA compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o indeferimento de tutela de evidência, além de arguir a incompetência da Justiça Federal.

Alegou que a demanda centra-se na pretensão de impedir a fabricação e comercialização de produto cuja estética seria semelhante a veículos da autora, sendo o pedido de nulidade do registro de desenho industrial BR 30 2024 000698-5 mero acessório artificial para deslocar a competência.

Sustentou que a competência seria da Justiça Estadual, pois se trata de controvérsia entre particulares sobre trade dress, não afetando interesse institucional da autarquia federal.

No mérito, argumentou inexistirem os requisitos para tutela de evidência, ausência de prova documental robusta, necessidade de dilação probatória, inexistência de violação ao desenho industrial registrado, diferenças substanciais entre os produtos (automóvel terrestre versus veículo anfíbio), ausência de mercado relevante comum e de risco de confusão mercadológica.

Destacou que o registro goza de presunção de legitimidade e que as características estéticas alegadamente exclusivas são comuns no design automotivo, citando outros veículos com configurações similares.

Decisão no evento 12 considerou regular a representação processual da autora, indeferiu o pedido de dispensa de caução e deferiu prazo de 15 dias para depósito da caução no valor determinado, condicionando a análise da tutela de urgência ao cumprimento dessa exigência.

A autora juntou comprovante de depósito judicial da caução no valor de R$ 20.000,00 e requereu a apreciação urgente do pedido de tutela de evidência (evento 16). É o relatório.

Decido.

A tutela de evidência, objetivando as providências referidas nos arts. 173, parágrafo único, e 209, da LPI, impõe-se nos exatos termos em que prescreve o artigo 311, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 311.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No presente caso, reputo ausentes os requisitos legais, principalmente as hipóteses previstas nos incisos que autorizam a decisão liminar por parte do magistrado.

Registre-se, de plano, que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas a todos os litigantes, sem as quais não há falar em devido processo legal.

Assim, o deferimento de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, é sempre providência excepcional, em especial quando se trata de suspensão de efeitos de registro de desenho industrial, questão complexa cuja solução demanda, como regra, profunda análise do conjunto probatório.  Nesse sentido: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

ARTIGO 300 DO CPC.

COGNIÇÃO SUMÁRIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

DESPROVIMENTO. 1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA LUMI MIYASAKI e RAFAEL GONÇALVES MAZINI contra a r. decisão proferida pelo MM.

Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pelas ora Agravantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de RTD HOLDING LTDA, pugnando pela nulidade dos registros n. 919689027 e 919703348, para a marca mista "DNTBRAS", de titularidade da empresa Agravada, sob o argumento de que são cotitulares dos referidos registros e de que houve violação ao art. 128, §1º, da LPI.

Houve pedido de concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos dos aludidos registros e a abstenção do uso da marca "DNTBRAS" pela empresa Agravada.

Subsidiariamente, foi pleiteada a suspensão dos efeitos dos registros inter partes até o trânsito em julgado da ação. 2.

O art. 300 do Código de Processo Civil impõe como requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulado com o perigo de dano na demora ou risco ao resultado útil do processo e, como pressuposto negativo, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. 3.

No caso, do exame da documentação acostada nos autos de origem, em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não dispõe o Juízo de elementos de convicção suficientes, mormente diante da presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI e da existência de pontos controvertidos acerca do uso anterior da marca "DNTBRAS" e da cotitularidade dos registros.

Pela sua própria natureza, a aferição da procedência das alegações apresentadas pelas Agravantes depende de sua confirmação por meio de instrução probatória, não sendo possível deferir nem mesmo a suspensão inter partes dos registros marcários sem elementos de provas submetidos ao contraditório.

Precedentes 4.

Agravo de instrumento desprovido. (TRF2, Agravo de Instrumento, n° 5008741-09.2024.4.02.0000, Rel.

Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTA, 2a.

TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 25 de setembro de 2024)." Assim, convém que sejam conhecidas as razões da requerida e da autarquia para, instalado o contraditório e realizada a produção de provas, possa o Juízo sopesar as razões e decidir a respeito.

Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de evidência.

Quanto à alegada incompetência do juízo arguida pela corré na petição do evento 10, considerando-se que o objeto dos autos é a legalidade ou não de ato administrativo emanado de Autarquia federal, a competência da Justiça Federal é evidente.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com exceção do INPI, será de 60 (sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias úteis, quando contados pelo Sistema E-Proc (art. 1º, §2º).

Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, cite-se a ré SEACAR COMPANY LTDA, através da citação eletrônica, ante o cadastro de domicílio eletrônico, com prazo de contestação de 45 (trinta) dias úteis.

Decorrido o prazo para a confirmação do recebimento (artigo 246 §1º - A do CPC), proceda-se à citação por carta precatória.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da empresa ré, cite-se o INPI para responder a ação, no prazo de 30 dias, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

Sem prejuízo, intime-se o INPI para, no prazo de 15 (quinze) dias, anotar à margem dos registros discutidos, bem como promover a devida publicidade em revista própria, notícia do ajuizamento da presente ação, para ciência de terceiros.

P.

I.    

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5079219-31.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: ASTON MARTIN LAGONDA LIMITEDADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403) DESPACHO/DECISÃO Evento 09: Ante os esclarecimentos prestados, reputo regular a representação processual da parte autora.

Indefiro o pedido de dispensa do pagamento de caução (CPC/2015, art. 83), pois verifico que o país sede da autora não ratificou a Convenção sobre Acesso Internacional à Justiça.

No que se refere à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, tenho conhecimento do entendimento de relatoria da 2a Turma Especializada deste E.

TRF 2a Região, mas refletindo sobre a questão concluo que se trata de uma convenção de proteção de direitos materiais.

O item 3 do artigo 2o da norma ressalva inclusive questões de procedimento, que por regra em direito internacional rege-se pela lex fori. No caso concreto o valor da caução não ultrapassa R$ 20.000,00 o que certamente não ameaça o princípio constitucional de acesso à justiça.   Defiro prazo de 15 (quinze) dias para que seja efetuado o depósito da caução e comprovado nos autos, tal como determinado na decisão do evento 04.

Cumprido, venham os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência, ocasião em que será também analisada pelo juízo a petição do evento 10, juntada pela SEACAR COMPANY LTDA.    

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5079219-31.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: ASTON MARTIN LAGONDA LIMITEDADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403) DESPACHO/DECISÃO Primeiramente, ante a prévia marcação no sistema Eproc, mantenho até eventual decisão posterior o segredo de justiça da peça contida no Evento 1.5.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) prestar caução no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto nos artigos 83 e 85 §2º do CPC. b)regularizar a representação processual, demonstrando que o subscritor da procuração contida no Evento 1.3 detém poderes de administração  Feito, voltem conclusos para análise do requerimento de tutela provisória.

P.I.