TRF2 - 5012406-96.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5012406-96.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: MAKOTO THINK FOOD, INCADVOGADO(A): LUIZA GONÇALVES PORTELLI (OAB RJ264348)ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)ADVOGADO(A): JENER KATH JARDIM (OAB RJ136556)ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE CALAIS FILHO (OAB SP528089)AGRAVANTE: MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA.ADVOGADO(A): LUIZA GONÇALVES PORTELLI (OAB RJ264348)ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)ADVOGADO(A): JENER KATH JARDIM (OAB RJ136556)ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE CALAIS FILHO (OAB SP528089) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal de urgência, interposto por MAKOTO THINK FOOD, INC. e MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA. com vistas a rever decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo 5080269-92.2025.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que busca suspender, com eficácia inter partes, os efeitos dos registros concedidos à Ré na classe 43 para as marcas (“MAKOTOSAN”) e “MAKOTO”; determinar o sobrestamento da análise do processo administrativo de nulidade interposto pela 2ª Autora contra o segundo registro até o julgamento final desta ação; suspender, com eficácia erga omnes, os efeitos dos atos que indeferiram os pedidos de registro das marcas das autoras nas classes 30, 40 e 43; e sobrestar a análise dos recursos administrativos interpostos contra tais indeferimentos até o julgamento definitivo da presente demanda.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender que os requisitos da probabilidade do direito e perigo na demora não estão configurados.

O agravante sustentou, em síntese, que o presente agravo de instrumento busca a reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de nulidade envolvendo a marca "MAKOTO".

As agravantes MAKOTO THINK FOOD, INC. e MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA. sustentam que são titulares legítimas da marca "MAKOTO" desde 2010, quando o chef Makoto Okuwa inaugurou restaurante em Miami, obtendo posteriormente registros nos Estados Unidos e outros países.

Alegam uso contínuo e notório da marca no Brasil desde 2010, com ampla divulgação na imprensa nacional e internacional, consolidando reputação no segmento gastronômico de alto padrão.

A controvérsia surge porque a agravada MAKOTOSAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. obteve registros no INPI para as marcas "MAKOTOSAN" (2018) e "MAKOTO" (2023), ambas na classe 43, levando ao indeferimento dos pedidos das agravantes pelo Órgão Autárquico.

Alega que a situação se agravou com ação de infração ajuizada pela agravada no TJSP, resultando em decisão que proíbe as agravantes de usar sua própria marca no Brasil, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, estando o caso atualmente em execução e com recurso pendente no STJ.

O juízo de origem negou a tutela de urgência argumentando que os elementos dos autos seriam insuficientes para demonstrar probabilidade do direito e perigo de dano em cognição sumária, especialmente porque a decisão desfavorável na ação estadual é conhecida há quase um ano, não configurando urgência.

Entendeu ainda que a suspensão de atos do INPI exige "amplo convencimento" incompatível com decisão liminar, dado que tais atos gozam de presunção de validade.

As agravantes contestam veementemente essa conclusão, sustentando que a probabilidade do direito está robustamente demonstrada pela documentação anexada, incluindo registros no USPTO com reconhecimento de "First Use" desde 2011, matérias jornalísticas nacionais e internacionais, contratos de locação no Brasil e perfis digitais com milhares de seguidores.

Argumentam que a notoriedade da marca é incontestável e que a agravada não poderia desconhecer sua existência ao requerer registros idênticos no mesmo segmento, configurando apropriação parasitária vedada pelo artigo 124, XXIII da LPI.

Quanto ao perigo de dano, as agravantes demonstram que a ameaça não é pretérita, mas atual e intensificada, pois a agravada iniciou execução da decisão estadual em julho de 2025, instaurando cumprimento provisório de sentença e liquidação por arbitramento.

Estão impedidas de usar sua marca anterior e notória no Brasil, sofrendo prejuízos diretos à reputação, clientela e execução de contratos, com risco concreto de fechamento da operação brasileira e perda de empregos.

Alegam ainda configuração de "sham litigation" pela agravada, que utilizaria registros questionáveis para excluir concorrente legítimo do mercado.

Citam jurisprudência consolidada dos Tribunais Regionais Federais reconhecendo que a tutela de urgência não exige demonstração matemática dos requisitos, havendo relação de mútua influência entre probabilidade do direito e perigo de dano.

Sustentam que quanto maior a probabilidade, menor a exigência de demonstração de dano, e que seu caso apresenta altíssimo grau de probabilidade baseado em documentação inequívoca.

Requerem a suspensão inter partes dos registros da agravada e erga omnes dos indeferimentos de seus pedidos, ou subsidiariamente, que ambas as partes se abstenham de usar isoladamente "MAKOTO", permitindo às agravantes "MAKOTO OKUWA" e à agravada "MAKOTOSAN", preservando o status quo até julgamento final.

A tutela pretendida é reversível e as agravantes possuem capacidade econômica para eventual indenização, afastando qualquer alegação de irreversibilidade.

Feito este breve relato, passa-se a decidir.

O presente recurso encontra respaldo no inciso I do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento nos seguintes casos, in verbis: Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Sendo assim, conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

As agravantes se insurgem quanto ao teor da decisão de processo 5080269-92.2025.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1: Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por MAKOTO THINK FOOD, INC e MAKOTO THINK FOOD BRASIL LTDA. em face de MAKOTOSAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do INPI, buscando: a) nulidade dos atos de indeferimento do pedido de registro nº 919.507.328, para a marca MAKOTO, e dos pedidos de registros nºs 925.241.237, nº 925.242.047 e nº 925.249.270 para a marca MAKOTO OKUWA, de titularidade da autora; b) nulidade dos atos de concessão dos registros nºs 914.966.448 e nº 925.532.380, respectivamente, para as marcas MAKOTOSAN e MAKOTO, de titularidade da empresa ré; c) que a ré seja condenada a se abster de usar a marca MAKOTO ou quaisquer sinais que se assemelhem ou se confundam com as marcas e pedidos de registro das Autoras, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Petição inicial (1.1)(instruída com procuração e documentos) Pagas as custas (1.12).

II - AUDIÊNCIA PRÉVIA Dispenso a realização de audiência prévia de conciliação ou de mediação (CPC/2015, art. 334, § 4º, II), consignando que poderá ser posteriormente realizada audiência de conciliação (CPC/2015, art. 139, VI), desde que mediante prévia e expressa manifestação de interesse das partes litigantes.

No caso concreto, a parte autora manifestou tal interesse.

III - PEDIDOS DE REGISTRO DA AUTORA As autoras são titulares de diversos processos de registro de marca, cuja reversão dos indeferimentos dos pedidos de registro constitui uma das pretensões veiculadas neste feito.

NúmeroPrioridadeMarcaSituaçãoClasse919.507.32802/04/2020Pedido de Registro de marca indeferidoNCL(11)43925.241.23717/12/2021Pedido de Registro de marca indeferidoNCL(11)43925.242.04717/12/2021Pedido de Registro de marca indeferidoNCL(11)30925.249.27017/12/2021Pedido de Registro de marca indeferidoNCL(11)40 IV - registros anulados A empresa ré é titular dos seguintes processos de registro de marca, cuja pretensão de nulidade de suas concessões constitui um dos pedidos no presente feito: NúmeroPrioridadeMarcaSituaçãoClasse914.966.44803/07/2018Registro de marca em vigor.NCL(11)43925.532.38025/01/2022Registro de marca em vigor.NCL(11)43 V- TUTELA DE URGÊNCIA Nos autos da ação de nulidade, o Juízo poderá “determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios” (LPI, art. 173, parágrafo único), quais sejam aqueles referentes ao instituto da tutela provisória de urgência (CPC/2015, art. 300, caput e §§ 1º e 2º): a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante os argumentos demonstrados pela autora, os elementos constantes dos autos são insuficientes a comprovar, de plano, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em se tratando de questão afeta à utilização precedente do sinal MAKOTO e variações, a empresa ré deve ter a oportunidade de comprovar que também fazia uso do sinal anteriormente ao depósito de sua marca.

Igualmente, a alegação de que a empresa ré não poderia desconhecer a marca da autora e a constatação da notoriedade da marca da autora dependem de dilação probatória.

Deste modo, entendo que a medida perseguida necessita de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de ato administrativo praticado por órgão técnico extremamente especializado, que, até prova em contrário, presume-se válido.

Revela-se, pois, necessário oportunizar o contraditório acerca do alegado pela demandante, a se realizar na manifestação da empresa ré e do INPI, órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Além disso, a apelação na ação de infração que corre na Justiça do Estado de São Paulo foi julgada em setembro de 2024, pelo que a decisão desfavorável à autora já é de seu conhecimento há quase um ano.

O decurso do tempo desde a decisão não permite se concluir pelo perigo na demora.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, podendo o pedido de tutela antecipada ser reapreciado por ocasião da prolação da sentença, momento em que será realizada pelo Juízo a cognição plena e exauriente da matéria, ante os fatos e documentos trazidos à colação.

VI - PRAZOS PARA RESPOSTA Em se tratando de pedido de nulidade de um título de propriedade industrial já concedido pelo INPI, determino, inicialmente, a citação da empresa ré, por meio eletrônico, com prazo para resposta de 45 dias úteis (Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 - art. 1º, §§ 1º e 2º).

Com a manifestação da empresa ré, ou decorridos os prazos, cite-se o INPI para apresentar resposta, no prazo de 30 dias úteis (Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285, art. 1º, § 3º).

Sem prejuízo, intime-se o INPI, desde logo, a fazer constar de seus meios de publicação específicos a informação de que os pedidos de  registro nº 919.507.328, 925.241.237, nº 925.242.047 e nº 925.249.270 das autoras e os registros nº 914.966.448 e 925.532.380, da ré para as marcas  MAKOTO, MAKOTO OKUWA e MAKOTOSAN encontram-se sub judice.

Prazo: 15 dias.

A citação da empresa ré deverá ser feita com envio ao domicílio judicial eletrônico, enquanto a citação do INPI deverá ser feita via eProc.

Consoante o disposto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, o relator poderá conceder a antecipação da tutela pretendida ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao pedido de tutela recursal de urgência, a fim de que o INPI suspenda os efeitos dos registros nºs 914966448 e 925532380, de titularidade da agravada, entendo não estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como corretamente destacou o magistrado de primeiro grau, tal providência mostra-se incompatível com a fase preliminar do processo, por implicar a suspensão dos efeitos de ato administrativo emanado de órgão técnico de elevada especialização, cuja presunção de validade subsiste até prova em sentido contrário e que sequer apresentou manifestação nos autos.

A meu ver, questões como a anterioridade de uso do sinal distintivo “MAKOTO” e suas variações exigem produção de prova mais detalhada, inclusive para possibilitar à parte ré demonstrar eventual uso prévio.

De igual modo, a alegação de que a ré não poderia desconsiderar a marca da demandante, bem como a suposta notoriedade desta, constituem matérias que só podem ser apreciadas mediante dilação probatória, considerando-se, ainda, que a competência para declarar se uma marca é notoriamente conhecida é atribuída ao INPI, nos termos do REsp 1.190.341/2010, Rel.

Min.

Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 28/02/2014.

Nesse sentido, considerando que a medida postulada implica a suspensão dos efeitos de ato administrativo emanado de órgão técnico altamente especializado, cuja presunção de legitimidade subsiste até que se prove o contrário, mostra-se incompatível o deferimento da tutela em sede de cognição sumária.

Assim, sobressai que não há, a favor da agravante, situação que lhe socorra para o reconhecimento antecipado do seu direito - não evidente, o qual pretende seja protegido por medida liminar antecipatória dos efeitos de uma sentença de procedência, em perspectiva, que ao final se busca.

Dessa forma, considero necessário haver um exame mais detalhado da questão em tela e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, em razão da alta profundidade e extensão dos efeitos do que se pretende, devendo ser valorado o ato administrativo do INPI que conferiu a concessão e titularidade das marcas em favor da agravada.

Por fim, outro aspecto a ser considerado é que a apelação interposta na ação de infração em trâmite perante a Justiça do Estado de São Paulo já foi julgada em 08 setembro de 2024, resultando em decisão desfavorável à autora.

O lapso temporal transcorrido desde então afasta a urgência alegada, pois não se pode reconhecer perigo de demora em situação conhecida pela parte interessada há quase um ano.

Desse modo, entendo que não é adequada a suspensão da decisão agravada, devendo ser mantida na integralidade os registros nº 914966448 e nº 925532380, para a marca nominativa MAKOTO e mista MAKOTO SAN, de titularidade da agravada, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para deferimento de tal medida.

Por outro lado, no que tange ao pedido de tutela recursal de urgência, a fim de que o INPI suspenda o exame dos pedidos de registros nº 919507328, 925241237, 925242047 e 925249270 referentes às marcas mistas MAKOTO e MAKOTO OKUWA, de titularidade das agravantes, entendo estarem presentes os requisitos para o seu deferimento.

Isso porque, caso o INPI venha a indeferir o referido pedido antes do desfecho da presente demanda, a parte agravante se verá compelida a ajuizar nova ação judicial, trazendo novamante ao debate a questão da real e anterior titularidade da marca MAKOTO, o que afrontaria os princípios da economia e da eficiência processual.

Dessa forma, mostra-se prudente que se aguarde o pronunciamento definitivo nesta ação, sendo necessária a suspensão, pelo INPI, do exame de mérito dos pedidos de registro formulados pelas agravantes.

Tal medida visa permitir a adequada delimitação dos contornos e restrições dos registros da parte agravada, o que poderá repercutir diretamente na apreciação dos requerimentos das agravantes.

Assim, entendo cabível o deferimento da tutela de urgência para suspender, o andamento dos pedidos de registros nº 919507328, 925241237, 925242047 e 925249270, relativo à marca mista MAKOTO e MAKOTO OKUWA, de titularidade das agravantes, até o julgamento final da presente demanda.

Isso porque a controvérsia quanto à notoriedade do termo 'MAKOTO', em favor das agravantes, que se encontra presente nos registros mistos da agravada, cuja análise demandará dilação probatória, possui potencial de influenciar decisivamente na apreciação dos pedidos de registros das agravantes.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência somente para que o INPI suspenda o exame de mérito dos pedidos de registros nº 919507328, 925241237, 925242047 e 925249270, relativo à marca mista MAKOTO e MAKOTO OKUWA, até o julgamento final desta ação, nos termos da fundamentação supra.

Tendo em vista que a agravada MAKOTOSAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não possui representação nos autos principais, aguarde-se a citação da referida corré, a fim de viabilizar a sua intimação, oportunamente, nos autos do presente recurso, conforme o disposto no artigo 5º, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 11.419/2006.

Após, intimem-se a referida agravada e o INPI, no prazo legal.

Posteriormente, os autos seguirão ao Ministério Público Federal para manifestação.

Após, retornem conclusos para julgamento.    

Processo 5012406-96.2025.4.02.0000 distribuido para GABINETE 01 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA na data de 02/09/2025.