TRF2 - 5012358-40.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5012358-40.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: BDM COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAADVOGADO(A): ANDRE ONOFRE (OAB SP370268)AGRAVADO: PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDAADVOGADO(A): PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (OAB RJ134629)AGRAVADO: PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLCADVOGADO(A): PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (OAB RJ134629) DESPACHO/DECISÃO Feito originário – Ação de nulidade nº 5061641-55.2025.4.02.5101/RJ Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bdm Comercial Importação e Exportação Ltda. em face de decisão (processo 5061641-55.2025.4.02.5101/RJ, evento 13, DESPADEC1) que, em sede de pedido de reconsideração, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelas autoras, para determinar a suspensão parcial dos efeitos dos registros nº 932.383.513 (“LUCKYLION”) e nº 931.819.350 (“TONLION”), de titularidade da agravante, recaindo a medida exclusivamente sobre o elemento figurativo contido nos referidos registros.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Pmi South America Consumer Goods Ltda. e Pacific Market International, LLC, ora agravadas, em face da agravante e do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade dos registros de marca já mencionados, que assinalam produtos e/ou serviços na classe 35.

As autoras fundamentam sua pretensão na anterioridade de seu registro para a marca mista “STANLEY” (nº 928.344.436), na mesma classe 35, e na vedação à imitação suscetível de causar confusão ou associação indevida, conforme preceitua o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI).

Em um primeiro momento, o Juízo de Origem indeferiu o requerimento de tutela de urgência (evento 3, DESPADEC1), por entender, em análise perfunctória, que a confusão mercadológica noticiada nos autos parecia decorrer do conjunto-imagem (trade dress) dos produtos comercializados pelas partes, e não necessariamente dos signos marcários em si, destacando a aparente diferença entre os elementos nominativos “STANLEY”, “LUCKYLION” e “TONLION”.

No entanto, após a oposição de embargos de declaração pelas autoras (evento 11, EMBDECL1), o magistrado de primeiro grau, embora tenha rejeitado os embargos por ausência de vício formal, recebeu a petição como pedido de reconsideração e, reexaminando a matéria, deferiu parcialmente a medida de urgência (evento 13, DESPADEC1).

Nesta nova análise, o Juízo a quo reconheceu a manifesta identidade visual entre os elementos figurativos das marcas em conflito e a existência de provas de confusão efetiva no mercado, já consideradas em outras decisões judiciais na esfera estadual, suspendendo, assim, o uso do elemento figurativo do leão coroado, mas mantendo hígido o uso dos elementos nominativos das marcas da ora agravante.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão referida, aos fundamentos de que: (i) a análise do elemento figurativo teria sido “rasa” e isolada do conjunto marcário; (ii) seria necessária a análise conjunta dos elementos nominativos e figurativos; (iii) não haveria prova robusta de confusão a justificar a medida; e (iv) teria ocorrido o uso indevido dos embargos de declaração com efeito modificativo, o que viciaria a decisão.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para revogar ou suspender a tutela de urgência concedida em primeiro grau. É o relatório.

Decido.

Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, eis que interposto em face de decisão que apreciou tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC/2015).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência deferida em seu desfavor e pondera que a decisão agravada padece de vícios formais e materiais que impõem sua imediata suspensão.

De outro lado, o magistrado de primeiro grau, ao reconsiderar sua decisão anterior e deferir parcialmente a tutela, assim ponderou: "De fato, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deixou de analisar a principal premissa fática e jurídica trazida pelas autoras: a identidade dos elementos visuais das marcas em conflito.

No entanto, é de se observar que a parte autora em momento algum restringiu o pedido de nulidade aos elementos figurativos das marcas da sociedade ré.

A primeira menção a nulidade parcial ou ao art. 165 da LPI se deu na petição do evento 11.

Entretanto, como o pedido mais abrangente (nulidade total) contempla o menos abrangente (nulidade parcial), passo a analisar o pedido de tutela com base no a identidade dos elementos visuais das marcas.

A marca das autoras é formada por um urso alado com uma coroa flutuando sobre sua cabeça, direcionado para o lado esquerdo, na cor preta.

As marcas da sociedade ré são formadas por um leão com uma coroa flutuando sobre suas costas, direcionado para o lado esquerdo, na cor preta.

Embora se trate de animais distintos, a impressão deixada pelos signos é de um animal de grande porte.

Neste caso, a identidade visual entre os signos está demonstrada: ambos são quadrúpedes, em posição de caminhada, com traços e estilização que lhes conferem uma aparência geral extremamente semelhante.  Essa semelhança não é mera conjectura.

Há nos autos prova de efetiva confusão no mercado consumidor, o que foi, inclusive, considerado em decisões proferidas pela Justiça Estadual.

A decisão do evento 3 atribuiu essa confusão primordialmente ao conjunto-imagem (trade dress) dos produtos. Contudo, reanalisando os fatos, parece que a confusão pode se dar devido a uma junção de fatores: a aposição de uma marca com elemento figurativo manifestamente semelhante em produtos com um conjunto-imagem também similar ao das autoras.

Um fator pode potencializar o outro, tornando o erro, a dúvida ou a associação por parte do consumidor não apenas possível, mas provável.

Presente, portanto, a probabilidade do direito, com base no art. 124, XIX, da LPI, que veda a imitação de marca alheia suscetível de causar confusão ou associação.

O perigo de dano também é manifesto, pois a continuidade do uso das marcas pela ré, com o elemento figurativo contestado, perpetua a confusão no mercado.

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão parcial dos efeitos dos registros nº 932.383.513 (LUCKYLION) e nº 931.819.350 (TONLION), de titularidade da ré BDM COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

A suspensão recai exclusivamente sobre o elemento figurativo contido em ambos os registros.

Consequentemente, determino que a ré se abstenha de utilizar o elemento figurativo do leão em qualquer meio, físico ou digital, associado às marcas LUCKYLION e TONLION, ou a quaisquer produtos e serviços, sob pena de multa a ser fixada." Conforme disposição dos arts. 300[1] e 1.019, I[2], ambos do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que verifique presentes concomitantemente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não vejo configurada a probabilidade do direito alegado.

Isso porque a decisão agravada, ao contrário do sustentado pela agravante, não se baseou em uma análise superficial ou isolada, mas sim em uma reavaliação aprofundada dos elementos fáticos e probatórios apresentados pelas autoras.

O Juízo de primeiro grau, ao reconsiderar sua posição inicial, fundamentou a concessão parcial da tutela de urgência em dois pilares robustos: a identidade visual entre os elementos figurativos das marcas em conflito e a existência de provas concretas de confusão no mercado consumidor.

O magistrado detalhou as semelhanças visuais, notando que ambos os signos retratam um animal quadrúpede de grande porte, posicionado à esquerda, com uma coroa flutuante e com traços e estilização que geram uma impressão de conjunto extremamente similar.

Tal análise, longe de ser rasa, demonstra um exame criterioso que afasta a alegação de subjetividade e se alinha à vedação expressa no art. 124, XIX, da LPI, que proíbe o registro de imitação de marca alheia suscetível de causar confusão.

Ademais, a decisão agravada expressamente refutou a premissa anterior de que a confusão derivaria exclusivamente do trade dress, ao reconhecer que a prova dos autos, incluindo decisões proferidas pela Justiça Estadual, aponta para uma confusão efetiva que pode ser potencializada pela justaposição do elemento figurativo similar em produtos com embalagens semelhantes.

Tal constatação reforça a probabilidade do direito das agravadas, que, desde a petição inicial, sustentam a anterioridade registral, a identidade de classe de serviços e um histórico de aproveitamento parasitário por parte da agravante, elementos que, em conjunto, militam em seu favor.

No que tange ao argumento de vício processual na concessão da medida em sede de embargos de declaração, também não merece acolhimento a tese da recorrente.

A decisão agravada foi clara ao rejeitar os embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, mas, em seguida, recebê-los como pedido de reconsideração.

Esta dinâmica processual é plenamente compatível com a natureza das tutelas provisórias, que podem ser revistas e modificadas a qualquer tempo pelo juízo prolator, especialmente quando novos argumentos ou uma reanálise dos fatos demonstram o desacerto da decisão anterior.

Não se trata, portanto, de concessão de indevidos "efeitos infringentes" aos embargos, mas de legítimo exercício do poder de retratação do juiz sobre decisão interlocutória, o que afasta a alegação de nulidade formal.

Por fim, a análise do balanço de conveniência e do perigo na demora também milita em favor da manutenção da decisão agravada.  O perigo de dano das agravadas é evidente, pois a continuidade do uso de um elemento figurativo com alto grau de similaridade é capaz de diluir a distintividade de sua marca, gerar associação indevida e desviar clientela, danos de difícil reparação intrínsecos à proteção marcária.  De outro lado, a medida imposta à agravante foi cuidadosamente calibrada: a suspensão atinge apenas o elemento figurativo, permitindo que a empresa continue a operar no mercado utilizando os elementos nominativos “LUCKYLION” e “TONLION”, o que mitiga o impacto econômico da decisão e afasta a alegação de um periculum in mora inverso prevalente.

A medida é, portanto, proporcional e reversível, pois, caso a agravante obtenha êxito ao final da demanda, poderá retomar o uso do ícone.

Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso são cumulativos. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se pode deferir a medida pretendida, o que, em via de consequência, torna desnecessário o exame aprofundado do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor da agravante.

Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

Intimem-se as agravadas para responder, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

Após, ao MPF, retornando-me em seguida conclusos para julgamento.

Intime-se.    

Processo 5012358-40.2025.4.02.0000 distribuido para GABINETE 03 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA na data de 02/09/2025.